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這是在CN最大的智慧財產權論壇上引起熱列討論的文章,覺得挺有意思,針對這兩個問題,個人有些想法,回覆於後。

 

專利撰寫前何必專利檢索?

1.既然审查员找得到对比文件,就用对比文件来驳,找不到对比文件,就用公知常识,惯用手段来驳,那么,我们在撰写前何必还要花时间检索呢?

 

2.专利能不能授权(针对新颖性,创造性的情况)最终是方案本事的问题,而授权后保护范围是不是恰当才是我们代理人的问题,不知道大家是不是这样认为?

http://bbs.mysipo.com/thread-99826-1-1.html

 

 

這些問題應該可以由兩個角度思考。

1. 在商言商,也就是要根據申請人與代理人之間的合約方式來看。

a. 申請人僅委託代理人撰稿與申請呢?

 

b. 申請人委託代理人評估發明創造的可專利要件?

   例如,是否為適格標的?是否有實用性?是否有新穎性?是否有創造性?申請人提供的交底材料是否具備符合支持權利要求的內容,例如實施例描述方式是否完備?

c. 申請人是否需要提供申請方式(申請策略之類)的意見,例如申請內容是否需要分案?

 

2. 代理人對技術的熟悉程度,也就是代理人本身的技術描述能力。透過檢索,一般可以彌補或強化代理人對於發明創造內容的理解,讓代理人或撰稿者以更適合更有利於申請人取得專利授權的方式來撰寫專利文件。

 

在這些內容中,我認為專利檢索是一種輔助評估發明創造是否具備申請價值的重要方式,而檢索的結果對上面不論那一種角度來看,都有利於申請人以較佳的利益地位取得專利授權。

 

此外,檢索的結果也可以刺激或提供線索讓申請人進一步思考如何改善現有技術。雖然說申請案有可能在檢索後無法申請,但這會使申請人對代理人在技術上的專業程度產生信賴感,依我的經驗,通常下一件案子,還是會找幫忙做檢索的代理人,畢竟,與其找新的代理人寫稿,不如找之前幫忙做過專利檢索的代理人寫稿來得靠譜些。

 

做檢索對申請人與代理人來說是雙贏局面,何不為之?

 

回到發問者的問題。我覺得:

1. 檢索可以補強說明書描述內容、增加權利布局空間、拉高未來權利要求的授權空間,強化專利的穩定性。

 

2. 授權後的保護範圍如果單就發明人提供的技術交底材料,這個部分,代理人就必須具備與申請人(發明人)相同或更廣泛與發明創造相關的技術知識底子,也就是代理人運用其專業知識協助申請人取得滿足申請人需求的權利要求範圍呢?

 

3. 根據申請人的資料單純的撰寫專利其實沒有問題,只不過這種方式,其實用不著代理人寫稿,訓練專門撰寫專利的工程師就可以了,但是這種方式,反而降低了代理人的專業性,也容易讓業外人士低估專利的專業門檻與價值。

台灣以前大部分事務所是採取這種型式,因此才會有事務所的專利工程師寫稿能力往往比專利師還專業的情況出現,目前在台灣如果要求檢索一般要另外收費,不收費的檢索受限於時間及成本壓力,往往是給發明人看個心安的動作或是根據in-house提供的檢索結果進行再次確認。

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