最佳 claim scope ??

專利人員最重要的存在的價值之一,


應該就是替發明人或專利申請人,

透過專利說明書與專利申請範圍向國家合理爭取最大權益。



如何根據發明內容爭取最大權益,

其中最重要的一項就是取得最佳的申請專利範圍 (claim scope)。



在未經檢索完整確認習知技術領域的範圍下,

如何替發明人取得最佳申請專利範圍,我認為這可以從兩個角度去思考,

一是專利人員站在發明人角度,一是專利人員站在專利訴訟的角度。



I. 站在發明人角度:



發明人可視為習知技術人士,

充份與發明人溝通瞭解其發明本質的優缺點以及技術特徵,

在說明書中建構出前案技術背景,

透過差異性的描述以區隔先前技術。



專利人員透過詳細描述技術特徵,

利用文字將技術特徵中的上、下位與等位元件間的邏輯關係,

由大至小逐步定義出完整的 claim scope,分別建構在說明書與 claim中。



II. 站在專利訴訟的角度:



專利人員依現行解釋原則(一般為週邊或折衷主義)評估解釋專利申請範圍後,

以減少日後專利訴訟(侵害鑑定)可能產生的阻卻事由為產生最佳 claim scope主要方向。

其中以減少禁反言產生的可能性為首要之法,

因此如何依發明技術特徵用文字堆砌 claim scope 就是很重要的一步。



全要件定義出 claim scope,

在全要件所定義的範圍下,均等論用來擴充主張 claim scope,

禁反言用以阻卻均等論下任何不適當的擴充,並且對整體claim scope產生一致性的影響。



在這樣的前提下,當專利人員協助發明人撰寫說明書與申請專利範圍時,

根據發明技術特徵如階梯般一層一層精確的定義出 claim scope,

逐步擴充範圍以確保最佳化範圍產生。



打個比方來說,在文字內容基礎下,

專利申請範圍依全要件定義出最大範圍,

就像是拿木樁圍出一個柵區,文字就像圍繩(鐵絲、電網;嚇阻區);

均等論使元件積極擴充,合法擴充每一個木樁的位置與高度;而

禁反言的產生可以有效的將均等論的擴充主張予以限縮(禁反言優於均等論),

有效縮回木樁至比原位置範圍更小的位置。





ps: 我個人目前的想法是,除了上面的概念外,

要建構最佳 claim scope的前題在於具備明確的技術地圖後,

並於說明書中描述最多技術特徵之用途才有可能。



但最佳 claim scope 的另一個思考角度是 anti-design around

(anti-patent circumvention)。

具備迴避設計的技能後,才有辦法具體應用這一塊。
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